【摘要】在我国的专利侵权诉讼的司法实践中，多余指定原则的适用与否日益成为关注的焦点，学者们对此众说纷纭，莫衷一是。本文在提出问题之后对多余指定原则的合理性进行了论述,并对多余指定原则的进一步发展和完善提出了建议。
关键词：专利侵权 多余指定 合理 非必要技术特征
一、问题的提出
何为多余指定原则？通常认为多余指定原则是指在专利侵权诉讼中法院把权利要求的技术特征区分为必要技术特征和非必要技术特征，在忽略非必要技术特征（多余特征）的情况下，仅以权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围，判定被控侵权客体是否落入权利要求保护范围的原则。对待多余指定原则，我国学界有着不同的认识，一种观点认为，专利权人写入独立权利要求的技术特征，应当依法视为必要技术特征，不论该技术特征在实现发明目的和效果方面是否重要，只要被控侵权产品缺少该技术特征，依据专利侵权判定的“全面覆盖”原则，应当认定不构成侵权，也就是说不赞成适用多余指定原则；至于专利权人在专利申请过程中因失误写入了非必要技术特征，只能吸取教训，而不能在审判中迁就和照顾其失误；在专利审判中保证对第三人的法律稳定性和执法统一性应当是第一位的。另一种观点则相反，他们认为，解释权利要求和确定专利权保护范围应当遵循公平原则，我国实行先申请原则，发明人一旦完成了发明创造，就要尽快申请专利；撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作。有时难免把对实现发明目的、效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求。因此，增加了多余限定，大大缩小了其专利权保护范围；在专利权授予后，第三人经过研究说明书和权利要求书，发现其权利要求中存在非必要技术特征，就很容易略去该技术特征进行实施；受理侵权诉讼的法院按照公平原则，应当认定被告构成侵权；否则，有可能使少数即使是重大发明专利不能获得法律保护。
可以说二种观点是各有各的道理，长期内彼此也争论不休。但是随着北京市高级人民法院于二ＯＯ一年九月二十九日向北京市第一、第二中级人民法院下发《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称“意见”），由于该意见在“侵犯发明、实用新型专利权的判定”一节中，将多余指定原则与全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则相提并论，并且从第47条到第55条一共用了九个条款对其作出了详尽规定，因此，众学者针对性其各款规定又展开了新的讨论。在我看来，此时此刻该意见的出台，明确显示出了北京市法院系统对多余指定原则的重视和推崇。鉴于北京市法院专利制度及案例在全国的影响力，可以断言，该意见的出台，必然会给出全国其他法院的专利司法实践产生相当大的影响。
二、多余指定原则产生和存在的合理性
我们知道，事物的存在有其合理性，为什么会产生多余指定，让我们先从专利侵权判定原则开始谈起。
(一) 全面覆盖原则
在专利审判实践中，在判断专利是否侵权时，最先适用的是全面覆盖原则。我们假设A、B、C、D代表技术特征。那么，如果专利权利要求记载的技术特征为A+B+C+D，那么只有被控侵权产品或方法的技术特征为A+B+C+D+…时，方可判定侵权，也就是说在被控物全面覆盖了原告专利的权利要求特征的情况下，被控物侵权成立。
（二）等同原则
实际上，在现有的专利侵权案件中，对完全相同的全面覆盖是很少的，更多适用的是等同原则。所谓等同原则是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或一个以上的技术特征与专利权利要求中的技术特征相比，从字面上看不同，但经过分析可以认定在技术上两者是相等的，这时，认定侵权物落入了专利权利要求的保护范围，判定为侵权。我们同样假设A、B、C、D为技术特征，如果专利权利要求记载的技术特征A+B+C+D，那么只有在被控侵权产品或方法的技术特征为A+B+C+D’+…且D=D’时，方可用等同原则来判定构成侵权。实践中主要是为了防止发明人辛苦做出的发明，被侵权人以稍微隐蔽的方式对专利权人的权利造成损害，打击专利权人的发明创造积极性。
（三）多余指定原则
我们再来看多余指定原则。在实践中适用的情况主要是指专利权人在撰写开拓性发明或者重大改进专利的申请文件时，因当时尚缺乏实施其专利技术的经验，把明显不是解决发明或实用新型技术问题的必要技术特征写入了独立权利要求，而且该技术特征也不是使独立权利要求具备新颖性或创造性的必要条件，该非必要技术特征成为限定独立权利要求保护范围的多余限定。由于该多余指定可能使其专利权保护范围大大缩小或甚至得不到保护，因此会不利于保护专利权人。
从上可以看出，专利侵权判定中的全面覆盖原则、等同原则、多余指定原则各自有各自的适用范围，所调整的利益关系也有所不同，三者之间并无冲突之处，相反，三个原则共同编织了专利权保护的大网，更为全面的维护了专利权人的利益。
在专利侵权判定中，1995年的周林频谱专利侵权案是一个典型的适用多余指定原则案例。在这个案子中，原告专利的独立权利要求中有一项关于立体声放音系统的技术特征。被控侵权产品具备了原告权利要求里除了放音系统以外的所有其它特征。受理这个案件的法院认为，从该专利的发明目的来看，这项技术特征不具备完成专利发明目的所必不可少的功能和作用。缺少了这项特征，不影响频谱治疗仪的功能和作用，也不影响整个技术方案的完整性。由此看来，显然是专利申请人缺乏专利撰写的经验，将不必要的特征写进了独立权利要求中。最终法院认定，缺少了这一项非必要技术特征，被控产品仍然构成侵权。
支持法院判决的学者认为解释权利要求和确定专利权保护范围应当遵循公平原则，我国实行先申请原则，发明人一旦完成了发明创造，就要尽快申请专利。撰写权利要求是一项技术性和法律性很强的工作，有时难免把对实现发明目的、效果不甚重要的技术特征写入了独立权利要求，大大缩小了专利的保护范围；在专利权被授予后，第三人经过研究权利要求书，发现了权利要求书中存在的非必要技术特征，就很容易略去这项特征后实施专利技术。法院应当按照公平的原则，认定被控产品构成侵权。
笔者认为应该适用多余指定原则。专利的权利要求书就像国家专利局代表社会公众与专利权人签订的一个合同，当事人有可能由于自己的疏忽或者重大误解而签订了一个显失公平的合同。如果从合同的角度讲可以对其进行撤销，那么对于专利来讲就应该允许将多余的特征去掉，来确定其保护范围。因为适用法律的最终的目的还是公平二字。在权利要求书的撰写中，申请人有时会将处于从属权利要求的非必要附加技术特征也写进独立权利要求。这种情况的出现主要还是因为疏忽大意。按照常理，任何一个专利权人也不愿自己的专利保护范围过小过窄。那么不对此进行规制，就会使得不法分子有机可乘，损害专利权人的利益，必然也会对我们的专利保护效果产生不良的影响。
（四）多余指定原则的合理性
当然，也有的学者提出，权利要求书中所记载的内容为法律所明文规定，没有任何理由让社会公众为专利权人的失误承担责任。“多余指定”使社会公众无法确定专利的具体保护范围，并使之于边缘不稳定状态，造成专利权人的权利不确定性，而公众也不知如何才不侵权专利权，因为是否侵权要由法院而后判定的权利范围来确定，从而对公众的利益造成了侵害。对专利权人提供保护不能以牺牲公众利益作为代价。无论是申请人自己还是通过专利代理人撰写权利要求书，都应当对文件所产生的法律后果有清醒认识。
针对上述观点，提出以下几点来支持多余指定原则适用的合理性。
（一）疏忽大意并不是多余指定问题形成的唯一原因。让我们先来看两个案例。
案例一：专利权人的专利为“人体频谱匹配效应场治疗装置”（以下简称频谱治疗装置），其独立权利要求包括了 7 项技术特征： 1）效应场发生基体； 2）基体上的换能层； 3 ）换能控制电路； 4 ）加热部件的机械支撑和保护系统； 5 ）机械部件； 6 ）换能层上的由 14 种包括金属氧化物、金属铬和氧化铜等混合稀土的组分及含量制成的模拟人体频谱发生层； 7 ）立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路（以下简称音乐治疗装置）。被告某公司生产的“频谱治疗仪”覆盖了原告专利技术方案中的前 6 个技术特征，但没有“音乐治疗装置”这一技术特征。该专利的说明书中有以下记载：“为了增加本发明装置的治疗功能，在本装置中加入了音乐治疗装置，使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时，接受音乐治疗，有助于恢复大脑神经系统机能，推迟脑的衰老，消除紧张、疲劳感，使精神和躯体状态得到改善，还可以对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能，既节省时间，又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”从说明书的这段记载来看，“音乐治疗装置”属于在频谱治疗装置上的“锦上添花”之举，是明显的附加技术特征。然而，该技术特征却被写进了该专利的独立权利要求中。这种现象应该怎样解释呢？说是明显的“疏忽大意”吧，但该专利的申请却是通过专利代理机构办理的，能够说申请人和代理人都对这一重要问题疏忽大意了吗？该案的二审法院结合该专利说明书中的阐述认为，就该专利整体技术方案的实质来看，音乐治疗装置这一技术特征确不产生实质性的必不可少的功能和作用，显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致，故应视其为附加技术特征。
案例二：原告北京市太阳能研究所获得一项名称为“一种新型电发热体及技术”的发明专利，其独立权利要求包括电热膜、绝缘底层和中间体及其组成等技术特征。被告东莞市豪特电器公司的产品没有绝缘底层。原告在诉讼中主张绝缘底层是附加技术特征，被告则认为绝缘底层是原告在专利审查程序中收到审查员的审查意见书之后写进独立权利要求的，因而是该专利的必要技术特征。法院在详细分析了原告专利的技术方案和发明目的之后，得出了绝缘底层只是为了提高底材的电绝缘性能、与电发热无关的结论，并结合专利说明书中“凡是绝缘性能已经达到电器产品设计要求的底材，都可以省去绝缘层”的记载和实施例，认定绝缘底层是电热体在不同底材上应用时的一种可选择的技术特征，因而是附加技术特征。原告修改后的独立权利要求中之所以出现了绝缘底层组分这一特征，应当是该专利申请时代理人对本发明的内容及对审查意见通知书的理解出现了偏差而撰写失误造成的。显然，申请人对发明创造理解上的错误和缺乏撰写经验，以及专利代理人对发明创造的内容和审查意见通知书的理解出现偏差，与疏忽大意不是一回事。实际上，多余指定问题形成的原因是多方面的。首先，绝大多数国家都实行先申请原则，一般情况下，发明人完成发明创造以后，未经实施即须尽快申请专利，因此在撰写权利要求书时，往往把并不至关重要的技术特征写入了权利要求。其次，撰写权利要求书是一项技术性和法律性很强的工作，撰写一件完美无缺的权利要求书是困难的。申请人很难预料到其发明创造以后可能产生的各种实施例，也很难把各种可能的实施例明白无误地概括在其权利要求中。再次，从委托代理的角度来看，技术交底过程包括了技术内容从发明人、设计人的头脑中向语言、文字（包括图形）的转化过程，再通过专利代理人对语言、文字（包括图形）信息的接收和处理过程，才能进入专利代理人的头脑中，然后再转化为申请文件。在这个复杂的转化过程中，信息的“失真”和“丢失”在所难免。第四，申请人缺乏专利知识和撰写经验，专利代理人不称职或不负责任等。第五，专利申请人和代理人、专利审查人受当时科学技术认知水平的限制，没有也不可能认识到某项技术市场特征的不必要性。总之，在一定意义上说，多余指定原则的产生有其必然性。也就是说，疏忽大意并不是多余指定原则形成的唯一的原因。
（二）公众利益与专利权人权利的平衡。有些反对多余指定原则的人认为，适用多余思想进行侵权判定，可能会使专利的保护范围变得模糊不清。因为正常情况下，专利权利要求的各个特征共同构成了权利的保护范围，而适用这种思想进行侵权判定，可能被控物中多了其中的一项或者多项特征仍能构成侵权，公众会变得无所适从，不知道到底专利的保护范围是什么。公平原则是法律的一个非常重要的指导思想，适用多余指定原则正是体现的公平原则，如果因被告将专利权利要求中的不必要的特征进行简单略去就认定不侵权，白白地获得专利权人可能花费诸多心血和资金的劳动成果，这显然对专利权人是极为不公平的。事实上，适用多余指定原则，并不是随意的侵害公众利益，只有该技术特征是明显的非必要技术特征，而不是实现发明目的及发明效果必不可少的必要技术特征，这时方可认定为是多余特征。如果删去该技术特征会影响发明目的及发明效果的全部实现或部分实现，那么它就是必要技术特征，不能将其作为非必要技术特征纳入多余指定的范围。 再换一个角度来看这个问题：等同原则同多余指定原则的适用同样会使得专利权利的保护范围变得不确定性，同样可能会使公众因此不知所从。可对于等同原则适用的合理性却是不存在争议的，最高人民法院也以司法解释确定了等同原则的地位。事实上适用等同原则和多余指定原则的实质都是专利权人的权利和社会公众的权利之间找到寻找平衡点。
（三）不同于禁止反悔原则。多余指定原则与禁止反悔原则同样是不将某项技术特征列入专利保护范围，但也有所不同。后者指的是：在专利审批、撤销或无效宣告程序中专利权人为确立其专利的新颖性和创造性通过书面声明或者文件修改，对权利要求的保护范围作了限制或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，那么在专利侵权程序中法院适用等同原则确定保护范围时，禁止将已被限制排除或者已经放弃的内容重新纳入专利保护范围。这一原则是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现，旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而承诺对其保护范围进行限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，以此来扩大其保护范围，从而“两头得利”。 而多余指定原则是由于专利申请人和代理人的过失造成的，不同于禁止反悔原则中申请人的“故意”行为。
经过以上所述，我们就不会认为多余指定原则将“导致社会公众无法判断专利权的保护范围究竟有多大”或允许专利权人出尔反尔，在这些方面的争议就可以结束。
三、多余指定原则的适用和发展
考虑到我国的实际情况。实行专利制度只有十来年的时间，公众对专利法尚不熟悉，一些专利代理人的水平还有待进一步提高，而且相当比例的专利申请文件是申请人自己拟定的，出现权利要求拟定不当现象的可能性大得多。我们不应简单地排除多余指定理论或者非必要技术特征理论，同时也不能使专利权保护范围的确定变得过于灵活。关键的问题在于制定出一种可行的判断标准。在北京高院的《意见》中提出了适用多余指定原则时所必须采用的做法，给我们的适用提供了标准。
《意见》第48条规定：“认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征,应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果，以及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向中国专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述，进行综合分析判定。” 第49条规定：“对于在专利独立权利要求中有明确记载，但在专利说明书中对其功能、作用未加以说明的技术特征，不应认定为附加技术特征。”这就排除了对技术特征作用是否为“必不可少”分析的主观臆断，必须以申请文件为依据。
第50条规定：“适用多余指定原则认定附加技术特征，应当考虑以下因素:(1)该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的,是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征,即专利权利要求中略去该技术特征,该专利是否还具有新颖性、创造性;(2)该技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的,即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征,该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的、达到发明效果;(3)该技术特征不得存在专利权人反悔的情形。这为我们判断是否适用多余指定原则提供了明确的标准。
但是，就目前来讲，多余指定原则仍有待于进一步完善和发展。
（一）关于适用多余指定原则的条件不够完善。人民法院在适用多余指定原则认定附加技术特征时，至少必须同时具备以下条件:1） 记载在独立权利要求的特征部分； 2）专利独立权利要求中略去该技术特征,该专利仍然具有发明专利所要求的新颖性和创造性;3） 专利独立权利要求所描述的技术方案中略去该技术特征,仍然是一项完整的技术方案，能够实现发明目的、达到发明效果;4） 所属领域的普通技术人员也认为，显而易见是申请人的疏漏而将该技术特征写入独立权利要求，并且将其作为必要技术特征会产生明显不公平的后果；5） 不存在为了满足专利法的要求在专利授权和/或维持程序中对该技术特征进行的任何修改的情形。
（二）《意见》中第51条规定：“在被控侵权物（产品或方法）中，仅缺少独立权利要求中记载的对解决专利技术问题无关或者不起主要作用、不影响专利性的附加技术特征，（使被控侵权物产品或方法）的技术效果明显劣于专利技术，但又明显优于申请日前的公知技术，不应当适用多余指定原则，而应当适用等同原则，认定侵权物（产品或方法）落入了专利保护范围。”适用等同原则的前提首先要求技术特征一一对应，并且无须专利权人提出请求。此时如何解决等同原则与多余指定原则之间的分歧呢？可以说在适用时会导致无所适从。在综合比较之后我认为分两种情况：第一种是在被控侵权物（产品或方法）中，缺少独立权利要求中记载的附加技术特征，（使被控侵权产品或方法）的技术效果虽劣于专利技术，但又明显优于申请日前的公知技术，相对于专利产品或方法构成专利三性的中的创新性，那么此时被控侵权产品或方法可以申请新的专利，自然不构成侵权；第二种情况是当略去附加技术特征，被控的侵权产品的技术效果优于申请日前的公知技术并不足以构成专利三性中的创新性，此时则应适用多余指定原则，认定侵权物（产品或方法）落入了专利保护范围，可以略去的非必要技术特征起到了锦上添花的作用，避免出现适用上的分歧。
（三）《意见》第52条指出：法院不应当主动适用多余指定原则,而应以原告提出请求和相应证据为条件。有些学者认为，这等于赋予了专利权人所独享的特权。对于被告一方来讲从程序上不利，违背了诉讼法中当事人享有平等的诉讼权利的原则。其实这种观点有失偏颇。即忽略了这样的事实：由专利权人提出请求和证据，也就意味着原告有责任运用证据证明自己的主张，同时也要承担举证不能的后果，如果当事人提出的证据不能证明自己的主张，就要承担不利的后果。完全不存在对被告不公正的情形。也有学者提出，为了保证双方的诉讼权利平等，被控侵权一方当事人也可以要法院在专利权人的权利要求书中，增加一些必要技术特征以避开专利保护范围。 我认为，申请人自己有权选择自己的保护范围，如果允许由被告提出增加必要技术特征，无非是让被告来决定原告的权利保护范围，显然这是不可能也不应该的。被告可以通过提出专利无效请求来进行救济。
（四）《意见》第54条中指出对于发明高度较低的实用新型专利，一般不适用多余指定原则确定专利保护范围。应当说这款规定是考虑到了发明专利与实用新型专利的创新水平的不同。但就我看来，实用新型专利一律可以适用多余指定原则。一方面，如何判断实用新型专利的发明高度呢？本来对实用新型专利的创造性要求就比较低，现在又要在较低的创造水平中再去区分较高或较低来决定多余指定原则的适用，无疑又增加了案件的审理难度。另一方面，就实用新型专利的审查过程来讲，它属于是不受实质审查就被授权的专利，也就是说实用新型专利的保护范围是由不受审查的权利要求确定的，正因为如此，发明人并没有机会修改其专利的权利要求。而在申请发明专利时，发明人在收到专利审查员的检索报告和审查报告后，可以根据检索到的在先技术以及审查员的意见，来修改自己的权利要求。在发明专利侵权诉讼中尚且准予专利权人适用多余指定原则来维护自身权益，更何况是不接受实质审查，连修改权利要求的机会都没有的实用新型专利呢。因此，在实用新型专利侵权诉讼中使用多余指定原则，无疑可以对实用新型无修改程序缺陷给予一定程度的补救。
(五)有的学者提出多余指定原则不利于专利申请人对专利申请的谨慎、专利代理人的业务水平提高和专利代理行业的健康发展。在专利侵权诉讼程序中，通过适用多余指定原则，使得专利申请人和代理人的过错得到了补救，会令专利权人更加不重视专利文件撰写，强化其侥幸心理，同时，也给其他人带来示范效应，长此以往，我国的专利申请撰写的水平始终难以提高。如不对申请人予以补救，又会造成专利权的权益得不到保护，纵容侵权人侵权行为。因此，在适用多余指定原则时,应适当考虑专利权人的过错责任,根据专利权人的过失程度，来确定侵权人的赔赔责任，如专利权人的过错较大，则就相应较大幅度的减少侵权人的赔偿责任，反之亦然。
参考文献：
1. 程永顺：“对专利侵权如何判定”，载程永顺主编《专利侵权判定实务》，专利文献出版社，2002；
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7．洪允楣，多余指定之应有含义及若干性质，电子知识产权2004第五期。
（作者系西南政法大学2002级硕士研究生）
