审判规则

说明书记载而未反映于权利要求的技术特征不属专利保护范围

1.在涉案专利申请前提出申请，但在涉案专利申请后授权公告的专利不属现有技术，而构成涉案专利的抵触申请。专利侵权纠纷的被控侵权人可以其实施的为抵触申请中的技术方案而主张其不构成侵权。但已公开的抵触申请中仅公开了部分信息，并未公开产品的具体生产步骤，依据已公开的部分仅能确定大概的加工流程而不能准确确定具体完整的加工步骤，且存在相关未公开的技术特征。故该抵触申请并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，被诉侵权人亦不得据此主张现有技术抗辩。 

2.被诉侵权技术方案中，有一项技术特征与涉案专利不同，故被诉侵权技术方案不落入涉案专利的保护范围，被诉侵权人不构成侵权。涉案专利要求中记载的某两项具体步骤与被诉技术方案在内容上相同，但在先后顺序上不同，且此不同造成了涉案专利与被诉侵权技术方案的实质性差异，故不构成等同的技术特征。尽管涉案专利在其说明书中对调整顺序后的技术特征进行了记载，但未在权利要求中予以体现的，依据捐献原则，调整顺序后的技术特征不包括在涉案专利权利要求的保护范围之内。因此，被诉侵权方案未落入涉案专利的保护范围，被诉侵权人不构成专利权侵权。 

【 指 导 性 案 例 】

陈顺弟诉浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华侵害发明专利权纠纷案

【 基  本  案  情 】 

2006年2月24日，陈顺弟向知识产权局（国家知识产权局）申请了一项发明专利，名称为“布塑热水袋的加工方法”，并据此于2010年2月17日获得专利号为200610049700.5的专利权，该项专利至今有效。在该专利要求１中记载了布塑热水袋的加工方法。其中的第十步为将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第十一步为充气试压检验，向热水袋充入压缩空气进行耐压试验。 

张勇于2010年9月7日，受陈顺弟的委托在公证处（辽宁省诚信公证处）公证人员的监督下，在小商品城（沈阳市大东区东顺城街17号的沈阳小商品大世界）以普通消费者的身份购买了“乐雪儿”牌时尚热水袋40个，且取得了加盖批发部（沈阳市大东区任国良杂品批发部）发票专用章的发票。何建华是批发部的经营者，任国良系业务员。

上述经公证取得的热水袋外包装袋上表明了“乐雪儿”商标及乐雪儿塑胶公司（台州市乐雪儿塑胶电器有限公司）等信息。陈顺弟的委托代理人在2009年11月17日至2010年11月3日期间，分别在多地对购买的上述热水袋进行公证。2010年9月29日，陈顺弟在公证人员的监督下对其登陆网址为www.tzlxe.cn网站的过程进行了公证。该网站在其首页的显著位置显示了乐雪儿公司（浙江乐雪儿家居用品有限公司）的名称，在“最新供应”项下显示了“供应布塑热水袋”。 

另，乐雪儿公司的前身为乐雪儿塑胶公司，于2010年3月23日将企业名称变更为乐雪儿公司。 

陈顺弟以乐雪儿公司生产、销售，何建华销售和许诺销售的布塑热水袋构成了对其“布塑热水袋的加工方法” 

发明专利权的侵害为由，提起诉讼，请求判令何建华立即停止销售侵权产品，乐雪儿公司立即停止制造、销售侵权产品，并销毁侵权产品及模具；何建华赔偿陈顺弟经济损失50万元，乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失100万元。　 

【 审  判  结  果 】 

一审法院认定：被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步的内容相同，顺序不同，分别按照上述两种顺序进行加工，所产生的技术特征与技术效果并无实质区别，故二者的技术特征相同。被诉侵权方法所具备的技术特征完全覆盖了涉案专利的全部必要技术特征。乐雪儿公司对陈顺弟享有涉案专利的专利权系明知的，仍使用该专利方法生产产品并销售，构成对陈顺弟专利权的侵害，应停止侵权并承担相应的赔偿责任。何建华作为经营者，因无法证明被诉产品的合法来源，故应对其业务员任国良购买和销售被诉侵权产品的行为承担法律责任。因陈顺弟未对其实际损失或乐雪儿公司、何建华的侵权获利数额进行举证，故应综合考虑涉案专利权的类别、侵权性质等具体情况确定赔偿数额。 

一审法院判决：何建华立即停止销售涉案侵权产品；何建华赔偿陈顺弟经济损失及合理费用1万元；乐雪儿公司立即停止侵权行为；乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元；驳回陈顺弟其他诉讼请求。 

乐雪儿公司、何建华均不服一审判决，提起上诉。 

陈顺弟在二审期间放弃了对何建华的诉讼请求。 

二审法院判决：维持一审判决第三、四、五项；撤销一审判决第一、二项。 

乐雪儿公司不服二审判决，申请再审称，被诉侵权方法不包括涉案专利要求1的第5、8、9步，乐雪儿公司生产热水袋涉及上述三步的部件均系和法外购取得，其无义务知晓其加工方法。被诉侵权方法的第6、7步和涉案专利权利要求1的第10、11步步骤顺序相反，此差异产生了不同的技术效果。涉案专利将将第10、11步互换的步骤顺序记载在了说明书中，但未在专利要求中进行限制，故根据捐献原则，不应纳入涉案专利权的保护范围，未落入涉案专利权的保护范围。

被诉侵权方法中的空心棉软垫未完全覆盖并将外层和内层隔开，与涉案专利不同，产生的技术效果亦不同。乐雪儿公司被许可使用的专利权中所包含的产品与工艺方法构成现有技术，其使用该方法生产被诉侵权产品的行为不构成侵权。故请求撤销一审、二审判决，改判驳回陈顺弟的诉讼请求或发回重审本案。 

陈顺弟辩称：应当结合说明书和附图的记载判断步骤顺序是否对方法发明的权利要求有限定作用。涉案专利说明书中对第10、11步的顺序可以调换的内容进行了记载，涉案专利权利要求中步骤顺序的标号仅是为叙述简洁和清晰的需要，并未对说明书中的技术方案予以排除，故本案不能适用捐献原则。依据等同原则，将涉案专利的第6、7步互换和第10、11步互换后的技术特征与互换前没有实质区别，,构成等同侵权。被诉侵权产品的空心棉软垫与涉案专利所描述的保温层具有同样的保温效果，系等同的技术特征。 

再审法院判决：撤销一审民事判决、二审民事判决；驳回陈顺弟的诉讼请求。 

【 审  判  理  由 】 

1.依据《中华人民共和国专利法》的规定，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”。据此，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于涉案专利申请日之前已在国内外被公众所知的技术，则不构成侵权。被控侵权人主张现有技术抗辩的专利在涉案专利申请前提出申请，但在涉案专利申请后授权公告，故不构成现有技术，而构成涉案专利的抵触申请。鉴于抵触申请会破坏对比专利的新颖性，故被诉侵权人可以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成侵权。 

就本案而言，乐雪儿公司以现有的ZL200520015446.8号实用新型专利进行抗辩。该专利的申请日早于涉案专利的申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故构成涉案专利的抵触申请，破坏了涉案专利的新颖性。乐雪儿公司有权以其实施的技术方案为抵触申请中的技术方案而主张其未侵权。但该项现有技术的权利要求书、说明书及附图仅公开了该专利系一种热水袋产品，但并未公开该热水袋具体的生产步骤，依据该专利公开的产品仅能对大概加工流程予以确定，却无法确定准确具体的完整加工步骤，且有相关技术特征未与公开。综上，该项现有技术并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，乐雪儿公司不得据此主张现有技术抗辩。 

2.依据我国相关司法解释的规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”，“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”据此，被诉侵权技术方案中只要有一项或一项以上的技术特征与涉案专利不同，则不落入涉案专利的保护范围，被诉侵权人不构成侵权。 

本案中，涉案专利要求1的第10步、第11步分别为将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中和充气试压检验。而被诉侵权方法采用的为先充气试压检验，再将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行，依据涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行充气试压检验，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，此种操作步骤实质上增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低。据此，对第10、11步的步骤调换后，产生了减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，二者的差异系实质性的。故调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。 

尽管涉案专利在说明书中记载了该项技术特征，但未反映在权利要求中，依据捐献原则，不能包括在权利要求的保护范围之内。综上，涉案专利权利要求1的第10步、第11步与被诉侵权方案不同，属不同的技术特征,乐雪儿公司生产被诉侵权产品所使用的技术方案不落入涉案专利的保护范围，不构成对陈顺弟的专利权侵害。　 

【 适  用  法  律 】 

《中华人民共和国专利法》第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

第十三条 发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

    第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

第六十二条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

   《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条 人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由第一审法院作出的，按照第一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉；发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院作出的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。

人民法院审理再审案件，应当另行组成合议庭。