问题提示：在专利侵权诉讼中，能否适用抵触申请的抗辩？

   【要点提示】

   抵触申请与现有技术具有相同的属性，即均损害专利的新颖性，在专利法已明确规定专利侵权诉讼中可以适用现有技术抗辩的情形下，可以参照专利法及有关司法解释的规定，在专利侵权诉讼中适用抵触申请的抗辩。

   【案例索引】

   一审：湖南省株洲市中级人民法院（2010）株中法民三初字第5号（2010年7月16日）

   二审：湖南省高级人民法院（2010）湘高法民三终字第61号（2010年12月17日）

   【案情】

   原告：邱则有

   被告：长沙市桔洲建筑工程有限公司

   原告邱则有系“一种现浇钢筋砼空心板”发明专利的权利人，该项专利的申请日为2003年5月6日，授权日为2009年4月8日，专利号为ZL200610093421.9,该专利尚在有效期限之内。根据该专利的权利要求书记载，该发明专利的权利要求1为：一种现浇钢筋砼空心板，包括钢筋砼（1）、轻质胎体（2），轻质胎体部分或全部裹含在钢筋砼（1）中，其特征在于轻质胎体（2）中有现浇砼浇注用孔洞（3）贯穿轻质胎体（2）的两个表面，现浇砼浇注用孔洞（3）只有一个，位于上下两个表面的中部，现浇砼浇注于孔洞（3）中，形成叠合砼柱或墩（4），轻质胎体（2）在现浇砼中间隔布置，彼此之间形成现浇砼暗肋（5），现浇砼暗肋（5）呈正交布置。除此之外，该专利还有58项从属权利要求。

   由株洲欧洲城房地产开发有限公司开发建设的“株洲欧洲城服饰市场”工程项目位于株洲市芦淞区，被告长沙市桔洲建筑工程有限公司（以下简称长沙桔洲公司）系该工程项目的施工单位。该工程项目建筑面积为44735.92平方米，工程总造价为4040万元，开工日期为2009年10月15日，该工程现仍在施工过程中。被告长沙桔洲公司在楼盖施工中使用了“现浇混凝土空心楼盖结构技术”，并于2010年1月27日与案外人湖南省立信建材实业有限公司签订《BDF薄壁箱销售合同》，购买工程中所需的规格为900×900×350薄壁箱18000个，单价为85元，合同总价款为153万元。2010年3月28日，原告邱则有向被告长沙桔洲公司发出了一份“关于在投建工程中选用获得发明专利授权的产品及楼盖技术避免侵犯专利权的函”，在该函中，原告邱则有提醒被告长沙桔洲公司在工程施工中尊重其相关专利权以避免侵权，被告长沙桔洲公司在接到该函后并未停止施工，也未找原告邱则有协商。

   本案在审理过程中，湖南省株洲市中级人民法院根据原告邱则有的申请，依法采取证据保全措施，扣押了被告长沙桔洲公司施工采用的薄壁箱两个，并对被告长沙桔洲公司在“欧洲城服饰市场”工程项目施工中现浇空心楼盖浇注混凝土前、后的结构特征进行录像和拍照。通过对上述扣押的物证薄壁箱进行观察，结合反映现浇空心楼盖浇注混凝土前、后结构特征的视听资料，被告长沙桔洲公司制造的现浇空心楼盖的相应技术特征可以分解为：1.现浇空心楼盖底板中采用钢丝网，其余各面均系钢筋砼；2.薄壁箱，薄壁箱部分或全部裹含在钢筋砼中；3.薄壁箱中有现浇砼浇注用孔洞；4.现浇砼浇注于孔洞中，形成叠合砼柱或墩；5.薄壁箱在现浇砼中间隔布置，彼此之间形成现浇砼暗肋，现浇砼暗肋呈正交布置。原告邱则有起诉要求被告停止侵权并赔偿损失。被告长沙桔洲公司则辩称，其在“欧洲城服饰市场”项目制造的现浇空心楼盖的技术特征与原告邱则有的发明专利的技术特征既不相同也不等同，不构成侵犯原告邱则有的发明专利权；被告长沙桔洲公司所实施的现浇空心楼盖技术方案属于对案外人王本淼在先专利的许可实施，由于案外人王本淼的在先专利文件构成抵触申请，因此，被告长沙桔洲公司实施的技术应视为现有技术而不构成侵犯专利权。

   【审判】

   湖南省株洲市中级人民法院一审认为：首先，经比对，本案被控侵权现浇空心楼盖技术方案包含了与原告专利独立的权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征，同时被控侵权现浇空心楼盖还包含了落入从属权利要求20、22、26、28、29、32、34、47、48、56限定特征保护范围的相应技术特征，被告长沙桔洲公司制造的现浇空心楼盖的技术特征落人原告邱则有发明专利权的保护范围。其次，被告长沙桔洲公司主张实施“抵触申请”不构成侵权的抗辩理由不能成立。根据《专利法》的有关规定，抵触申请是国家知识产权局在授予专利权过程中，审查发明或者实用新型的新颖性时，审查是否有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。由于我国专利授权遵循“申请在先”原则，一旦存在抵触申请，在后申请即丧失新颖性，不能被授予专利权。在本案中被告长沙桔洲公司的所谓“抵触申请”抗辩并不成立。其一，抵触申请参照现有技术抗辩之说，缺乏法律依据。无论是《专利法》还是《专利法实施细则》，或是最高人民法院的相关司法解释，对被诉侵权人以抵触申请主张不侵权抗辩，均没有相应的规定。抵触申请也不属于现有技术的范畴，不能视为现有技术作为不侵权抗辩的法定理由。其二，被告长沙桔洲公司主张其现浇空心楼盖技术系实施“抵触申请”并无事实根据。被告长沙桔洲公司所提出专利权人王本淼第02282207.0号“薄壁箱体现浇砼空腹板用薄壁箱体”实用新型专利说明书，仅从该专利的主题名称即可判断其与被控侵权现浇空心楼盖不同，其实施例所述楼盖技术方案也与被控侵权现浇空心楼盖不同；被告长沙桔洲公司所提出专利申请人王本淼第02130871.3号“薄壁箱体现浇空腹板”发明专利申请公开说明书，该申请所公开的技术方案亦明显与被控侵权现浇空心楼盖不同。被告长沙桔洲公司提出的两篇抵触申请文件记载的实施例方案大致相同，但其实施例方案与被控侵权现浇空心楼盖技术方案均不相同，且至少存在以下区别：被控侵权现浇空心楼盖中落入专利保护范围的“薄壁箱上孔洞的一端的下底表面上设置有四个凸台”、“增强物纤维网的每一个构成单元均为纤维薄条带”等技术特征没有在被告主张抗辩的抵触申请技术方案中记载，而抵触申请记载方案中所必要的“所述箱体的空腔中周壁的内壁面各对角间至少设一个内衬板，形成对角的、米字或辐射状之一的内衬板系”技术特征也没有在被控侵权现浇空心楼盖技术方案中再现，可见两者技术方案及对应技术特征均实质不同，被告长沙桔洲公司所实施的现浇空心楼盖并非其主张抗辩的抵触申请专利文件中所记载的技术方案。综上，被告长沙桔洲公司主张所谓“抵触申请”既无事实根据，也不属于不侵权抗辩的法定事由，其抗辩理由不能成立。再次，被告长沙桔洲公司应当停止侵权行为并承担赔偿损失的民事责任。一审判决被告长沙市桔洲建筑工程有限公司立即停止继续侵犯原告邱则有ZL200610093421.9“一种现浇钢筋砼空心板”发明专利权的行为并赔偿原告经济损失40万元。

   一审判决后，原、被告均不服一审判决，向湖南省高级人民法院提起上诉，原告邱则有上诉主张一审法院判赔金额过低，请求判令赔偿经济损失50万元。被告桔洲公司上诉主张被控侵权的楼盖和邱则有涉案专利技术方案存在实质性的差别，相应部分技术特征不相同也不等同。原审法院对抵触申请抗辩不予审查错误，被控侵权产品系对专利权人王本淼专利号为02282207.0、名称为“薄壁箱体现浇砼空腹板用薄壁箱体”实用新型专利的合法实施，请求二审法院改判。

   二审湖南省高级人民法院经审理后认为：本案中，上诉人长沙桔洲公司主张，其在被控侵权产品中实施的技术来源于案外人王本淼先于邱则有申请但在邱则有涉案专利申请日之后公开的专利申请文件中，并提供了王本淼的专利申请文件佐证。对上诉人桔洲公司的这一抗辩主张应予审查。经查，被控侵权产品为现浇空心楼盖，而王本淼的专利名称为“薄壁箱体现浇砼空腹板用薄壁箱体”，即王本淼专利权利要求所请求保护的范围仅限于被控侵权产品空心楼盖中的空心箱体部分，二者系解决不同的技术问题，存在显著差异；在王本淼专利申请文件的实施例一中虽然记载了现浇空心楼盖的技术方案，但将该技术方案与被控侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征进行比对：被控侵权产品被诉落入上诉人邱则有涉案专利保护范围的技术特征中的“轻质胎体上的凸台”以及“增强物”两项技术特征，在王本淼专利所公开的技术方案中没有记载，而王本淼专利公开的“内衬板”技术特征在被控侵权产品被诉落入上诉人邱则有涉案专利保护范围的技术特征中也没有相应体现。因此，被控侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征与王本淼专利申请记载的相应技术特征并不相同或无实质性差异，被控侵权产品并不是对其的实施。上诉人长沙桔洲公司上诉提出的“被控侵权产品系对王本淼专利的合法实施”上诉理由，没有事实依据，依法应予驳回。关于案外人王本淼上述专利申请是否损害了邱则有涉案专利申请新颖性的问题，不在本案审理的范围，上诉人长沙桔洲公司如对邱则有涉案专利的新颖性存在异议，可通过其他法定途径寻求救济。经比对，被控侵权产品落入了上诉人邱则有 ZL200610093421.9发明专利权利要求1、20、22、26、47、48、56的保护范围，未落入其主张的该专利权利要求28、29、32、34的保护范围。上诉人长沙桔洲公司上诉提出的“被控侵权产品技术特征没有落入邱则有涉案专利权利要求28的保护范围”的上诉理由，有事实和法律依据，依法予以支持，但其上诉提出的“被控侵权产品技术特征没有落入邱则有涉案专利权利要求20、48、56的保护范围”的上诉理由与事实不符，依法应予驳回。上诉人长沙桔洲公司在“株洲欧洲城服饰市场”工程项目中制造使用的现浇砼空心楼板落入了邱则有ZL200610093421.9发明专利的保护范围，侵犯了上诉人邱则有的发明专利权，应当承担相应的侵权民事责任。鉴于上诉人长沙桔洲公司在“株洲欧洲城服饰市场”工程项目中已经制作并投入使用的侵权空心楼板与整个建筑物已成为不可分割整体，判决停止侵权将导致相关建筑物的废弃，造成资源浪费，因此应考虑以由侵权人给予专利权人一定的经济补偿的方式替代停止侵权的责任承担方式。同时在涉案建筑物已完成之情况下，原审法院判决长沙桔洲公司停止继续侵权缺乏法律依据。关于本案的赔偿数额，在双方当事人均未举证证明权利人因被侵权遭受的损失以及侵权人因侵权所获得的利益和专利许可使用费的情况下，原审法院根据本案的具体情况使用法定赔偿并无不妥。至于具体的赔偿数额，二审法院综合考虑上诉人长沙桔洲公司的侵权行为情节、范围、主观过错以及未判令上诉人长沙桔洲公司停止侵权的民事责任等因素，对原审法院确定的40万元赔偿数额予以维持。上诉人邱则有上诉提出“赔偿经济损失50万元”上诉理由，没有事实和法律依据，依法予以驳回。二审撤销一审判决关于责令上诉人桔洲公司停止继续侵权的判项，维持一审判决的其他内容。

   【评析】

   该案的分歧在于，在专利侵权诉讼中，被告能否进行抵触申请的抗辩？一种观点认为，专利法及司法解释中均没有关于抵触申请抗辩的规定，因此，在专利侵权诉讼中被告不能依据抵触申请进行抗辩；另一种观点则认为，虽然专利法及有关司法解释中没有具体规定，但抵触申请和现有技术一样，均损害专利的新颖性。既然专利法规定在专利侵权诉讼中，被告可以以现有技术进行不侵权抗辩，则与现有技术具有相同属性的抵触申请亦可作为不侵权抗辩的事由之—。

   笔者同意第二种观点，即二审法院的意见，现具体分析如下：

   1.抵触申请与现有技术具有相同的属性。根据《专利法》第22条的规定，抵触申请是指在专利申请日以前，任何单位或个人向专利行政部门提出并在申请日后公开的同样的发明或实用新型专利申请。现有技术则是指在专利申请日前已为国内外公众所知晓的技术。根据该条规定，在对专利进行审查时，抵触申请和现有技术具有相同的意义，即均损害专利的新颖性，并对专利的效力产生直接影响。修改后的《专利法》第62条新增关于现有技术抗辩的规定，该条规定实质上确立了一项新的原则，即在专利侵权诉讼中，损害专利新颖性的事由可以作为被告的抗辩事由之一。从这一原则再结合《专利法》第22条的规定，笔者认为，抵触申请和现有技术具有相同的属性，即均损害专利的新颖性。既然专利法规定在专利侵权诉讼中，被告可以以现有技术进行抗辩，则与现有技术具有相同属性的抵触申请亦可作为被告的抗辩事由之一。再者，由于在专利授权审查过程中，存在审查员可能因各种原因对抵触申请审查不当而产生重复授权的情形，当重复授权实际发生并反映到专利侵权诉讼中时，允许被告进行“抵触申请”的抗辩，实质上也是对专利不当授权的一种有效的预后司法救济，具有合理性、正当性和必要性。因此，笔者认为，在专利侵权诉讼中，可以参照专利法关于现有技术抗辩的有关规定，类推适用抵触申请的抗辩。即被告有证据证明其所实施的技术或者设计属于“抵触申请”所记载的技术的，不构成侵犯专利权。

   2.抵触申请抗辩的目的在于证明被控侵权技术属于“抵触申请”所记载的技术而不在于直接否定涉案专利的效力。在专利侵权诉讼中，被告提出抵触申请的抗辩时，一般包含两个方面的意思，第一个方面是其用以抗辩的在先专利申请与涉案专利相同，构成涉案专利的抵触申请。第二个层面则是其所实施的被控侵权技术来源于其用以抗辩的在先专利申请（或“抵触申请”）。十分明显，在被告的这两方面抗辩意思中。前者是对专利是否具备新颖性的直接证明，其证明方式是将其用以抗辩的专利申请与涉案专利进行比对，证明目的在于直接否定专利的效力。后者则是对专利是否具备专利新颖性的间接证明，其证明方式是将被控技术方案与其用以抗辩的在先专利申请进行比对，目的主要在于证明被告行为的正当性，进而在个案中间接否定专利的效力。笔者认为，在审查被告的这两方面抗辩事由时，应当区别对待，就其第一方面抗辩意思而言，由于在现有专利制度之下，对专利效力的直接审查仍属于行政审查之职责，在专利侵权案件中，进行专利新颖性的审查并进而对已被授权之专利的效力作出直接评判无疑代行了行政审查之职责，超出了司法审查和个案审理的范畴，没有法律依据，因此，当被告主张其用以抗辩的在先专利申请构成涉案专利的“抵触申请”时，人民法院应当不予审查并告知其通过专利无效程序解决。相应地，在专利侵权诉讼中，无需将涉案专利与被告用以抗辩的在先专利申请进行比对，得出二者是否相同的结论。就其第二方面抗辩意思而言，当被告主张其所实施的被控侵权技术来源于“抵触申请”所记载的技术时，这种抗辩方式与《专利法》第62条的原则相符合，人民法院应当予以审查。对被告这一抗辩的审查至少包括两个内容，即1.对被告用以抗辩的专利申请进行甄别，以确定其是否具备抵触申请的形式构成要件和其所记载的具体技术方案。一般来讲，当被告能够证明其用以抗辩的专利申请确系于原告专利申请日前已经向专利行政部门提出，该专利申请在原告专利申请日后公开以及二者具备基本相同的技术主题时，就应当认定被告用以抗辩的专利申请符合抵触申请的形式构成要件，被告可以据此主张抵触申请的抗辩。从这点上来讲，专利侵权诉讼意义上的抵触申请与专利行政审查中的抵触申请有所区别，即专利侵权诉讼意义上的抵触申请抗辩并不要求被告首先证明其用以抗辩的专利申请与涉案专利在技术方案上实质相同。2.通过技术比对的方式审查被告实施的技术是否属于其用以抗辩的专利申请文件中所记载的技术。即将被控侵权技术方案与被告用以抗辩的在先专利申请文件中所记载的技术方案进行比对，得出二者是否相同或无实质性差异的结论。

    3.抵触申请抗辩的法律性质属于不侵权抗辩而不是侵权例外的抗辩。《专利法》第62条规定“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权”。由该条的文字表述，可以明显看出，《专利法》将现有技术抗辩的法律性质定义为不侵权抗辩，这种不侵权抗辩事由与《专利法》第69条所规定的五种侵权例外情形有明显区别。这一区别表明现有技术抗辩的适用不以被控侵权技术方案已经落人专利权利保护范围为前提，即不以被告的行为已经构成专利侵权为前提。在专利侵权诉讼中现有技术抗辩可以与同样属于不侵权抗辩的不相同（等同）抗辩并列使用。同样，抵触申请的抗辩与现有技术抗辩具有相同的法律性质，也是一种不侵权抗辩，在专利侵权案件中，被告可以单独依据抵触申请进行不侵权抗辩，也可以同时提出抵触申请的抗辩和不相同（等同）抗辩。当被告同时提出抵触申请的抗辩和不相同（等同）抗辩时，受理案件的人民法院可以根据案件具体情况决定先进行哪一种抗辩的审查，当其中一种抗辩成立时，即可以认定被告的行为不构成专利侵权，从而不再对被告的另一种抗辩进行审查。

    4.完全相同或无实质性差异的原则。参照《专利法》第62条的规定，在专利侵权诉讼中，被告主张抵触申请的抗辩时，应当证明其实施的技术属于抵触申请中所记载的技术。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定“被诉落人专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。参照该条规定，在审查抵触申请抗辩时，技术比对的对象是“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”及“一项抵触申请所记载技术方案中的相应技术特征”，二者相同或无实质性差异时，抵触申请的抗辩成立。根据这一比对方法，一般的理解是，“被诉落人专利权保护范围的全部技术特征”可以少于但不得多于“一项抵触申请所记载技术方案中的技术特征”。但在实际的比对过程中，会出现这样的情形，假设被诉侵权技术方案包含A、B、C、D技术特征，涉案专利权利要求记载的全部技术特征也是A、B、C、D,被告用以抗辩的抵触申请所记载技术方案中的技术特征为A、B、C、D、E。按照上述比对方法，“被诉落入专利权利保护范围的全部技术特征”A、B、C、D与“一项抵触申请所记载技术方案中的相应技术特征”A、B、C、D完全相同，抵触申请抗辩成立，被告的行为不构成专利侵权。但事实上，原告的专利可能相比抵触申请，是一项要素省略的发明，二者构成不同的技术方案，后者不足损害原告专利的新颖性，而被告实施的恰恰是属于原告的省略发明，在此情况下，认定被告的行为不构成侵权显然是一种错误的判断。由此，笔者认为，在抵触申请及现有技术抗辩中，应当将“被诉落入专利权利保护范围的全部技术特征”与一项现有技术方案或一项抵触申请所记载技术方案中的“全部技术特征”而不是相应技术特征进行比对，二者完全相同或无实质性差异时，抵触申请的抗辩才能成立，也即“被诉落入专利权利保护范围的全部技术特征”应当与“一项现有技术方案或一项抵触申请所记载技术方案中的全部技术特征”一一对应，相同或无实质性差异，现有技术或抵触申请的抗辩方可成立。

    【编后补评】

    按照《专利法》的规定，被授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性。专利局在审査新颖性时，主要参照标准是发明和实用新型是否属于现有技术，或有损害其新颖性的抵触申请。专利审查指南详细规定了抵触申请的概念及判断标准，其中抵触申请是指，根据《专利法》第22条第2款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由他人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请，此处所称的他人包括申请人部分相同的情形。同时审查指南指出了审查是否属于抵触申请的注意要件：0）审查员在检索时应当注意，确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准。（2）抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由他人提出、并在申请日之后（含申请日）作出中文公布的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。（3）抵触申请仅指由他人在申请日以前提出的，不包含由他人在申请日提出的和由申请人本人提出的同样的发明或者实用新型专利申请。虽然《专利法》没有如现有技术一样将抵触申请作为侵犯专利权的法定抗辩事由，但是司法实践中，被控侵权人以被控技术或产品属于抵触申请中描述的范围为由抗辩侵权成立的案例已使人民法院不能回避抵触申请抗辩的适用问题。最高人民法院副院长奚晓明在2010年全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话《能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》中已明确指出，人民法院要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。本案中一审、二审法院都充分注意到了被告以抵触申请抗辩的问题，并参照现有技术抗辩的审查判断标准对案件相关事实进行了评判，需要注意的是，在审查抵触申请抗辩事由时，专利审查指南中的相关规定应是重要参照。

    一审合议庭成员：彭建爱唐俊平 邹梅元

    二审合议庭成员：曾志红唐小妹 陈小珍

    编写人：湖南省高级人民法院曾志红

    责任编辑：原晓爽

    审稿人：罗东川